专利权是企业最核心的竞争武器,但专利权的行使必须建立在诚信的基础之上。一旦在授权/维权过程中被认定存在故意欺诈,专利武器也可能在法庭的审视下瞬间哑火,甚至令企业背负巨额赔偿。
美国联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)在 Advanced Magnetic Closures, Inc. v. Rome Fastener Corp. (Docket Number: 2009-1102, 2009-1118)一案中给出教科书般的警示:发明人身份造假+诉讼证据伪造=专利不可执行+支付对方高额律师费。
01 行业启示
1.发明人署名不是“权力的游戏”:发明人身份认定的唯一依据是对技术构思的实质性贡献。
2.诉讼造假的代价昂贵:试图用“重构”的证据来掩盖申请时的谎言,极易加重法院的负面印象,还可能触发35 U.S.C. § 285 “例外案件”条款导致必须承担对方的律师费。
3.严守“诚信”红线:美国专利法对欺骗专利局的意图(Intent to Deceive)采取“零容忍”态度。一旦构成“不正当行为”,整件专利及其家族专利都可能面临无法补救的不可执行风险。
02 案件背景
在 Advanced Magnetic Closures, Inc.(下称“AMC”) 诉 Rome Fastener Corp. (下称“RFC”) 案中,AMC指控RFC 侵犯其第5,572,773号专利(下称’773专利)。RFC并未仅停留在常规的技术抗辩,而是直击AMC的诚信命门,主张该专利因存在“不正当行为”而不可执行。
RFC 指出,'773号专利从诞生之初就是一个谎言: 1)冒名顶替: 专利列名的唯一发明人、AMC总裁Irving Bauer并非真实发明人; 2)恶意隐瞒: AMC隐瞒了真正的发明人是前员工Robert Riceman的事实,且在诉讼中持续伪造证据。
03 案件事实
1.专利申请阶段
冒名顶替发明人身份:Irving Bauer 向美国专利商标局(USPTO)宣誓称自己是 '773 专利的唯一发明人。然而,证据显示真实发明人是其员工 Robert Riceman。当 Robert Riceman 致信律师要求纠正发明人身份时,Irving Bauer 以解雇为威胁,强迫Robert Riceman撤回发明人主张,以保住自己唯一发明人地位。
2.诉讼取证阶段
进入诉讼后,为了巩固谎言,AMC进行了证据重构:
伪造发票:提交一份 1993 年的零件发票以证明研发时间早于专利申请日。但在质证阶段,Irving Bauer 最终承认该发票是他为了诉讼亲手编造的。
“重构”的设计草图:提交了模糊的草图复印件,其中添加了关键标注以证明自己在1992年已完成发明构思,并声称原件毁于洪水。法院却发现,复印件上这些关键标注与其他证词及其实际商业行为存在严重矛盾。
3.法庭作证阶段
“一问三不知”的发明人:Irving Bauer在庭审质证阶段对涉案专利的核心科学原理缺乏发明人本应具备的专业技术认知。
“翻车”的专家报告:AMC提交的专家报告声称相关实验佐证侵权结论,但内部邮件却显示出完全相反的实验结果,印证了其具有主观欺骗的故意。
04 案件判决
法院对AMC故意欺诈行为给予了严厉惩罚:
1. 专利被判处“死刑”:法院认定,AMC故意隐瞒真实发明人身份,并为此编造一系列谎言构成严重的不正当行为,'773号专利被判永久不可执行。
2. 巨额赔偿“蚀把米”:基于AMC的不当行为,法院认定本案属于35 U.S.C. § 285下的“例外案件”。法院不仅驳回了AMC的所有诉求,还判令其承担被告RFC为此支出的律师费和诉讼成本,总额超过150万美元,约合千万人民币。