Summary
CAFC于2026年7月9日在Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP(Fed. Cir. No. 2024-2325)中维持地区法院的JMOL判决,认定惠氏(Wyeth)US 10,603,314专利('314专利)权利要求1、3、9及US 10,596,162专利('162专利)权利要求1均因不满足35 U.S.C. §112(a)的enablement要求而无效。
CAFC驳回了惠氏“权利要求仅要求体外抑制EGFR、杀死癌细胞”的主张,维持地区法院的解释:“unit dosage”须满足“每日实际施用于患者且能产生治疗效果”。说明书笼统披露的体外活性数据及“预测性”剂量范围,因未提供任何可操作的人体剂量实施例,且其中至少两种优选化合物的治疗剂量超出人体最大耐受剂量,不足以使本领域技术人员无需过度试验即可确定可行的给药方案。
01行业启示
1.权利要求措辞会直接决定enablement的举证标准,"每日施用于患者"这类表述要慎用
如果权利要求只写"一种抑制EGFR活性的方法",那体外数据可能就够了;但一旦写成"每日向患者施用……单位剂量",就等于把发明锁定在"真实患者体内起效的具体剂量"上,enablement的门槛会陡然提高。如果说明书里只有体外机制数据、没有真正的体内剂量数据,权利要求的语言就应当谨慎避免"administering to a patient"这类隐含体内疗效承诺的表述,或者至少要与说明书披露的数据匹配。
2.避免在"优选实施例"中包含"不可操作"的例子
本案最致命的一点是:说明书列举的三个"优选化合物"里,至少两个按披露的剂量范围用药就会超过人体最大耐受剂量——等于说明书自己披露的例子有相当比例是"做不出来"的。
在提交申请前,对说明书中列为"优选实施例"的化合物/剂量做全面复核。
如果的确无法确认全部优选例都可操作,可考虑用从属权利要求分层保护,把最有把握的化合物/剂量范围写成独立限定,避免因个别不可操作实施例拖累整个属概念权利要求。
3.管理好发明人的后续公开言论
如果发明人在专利授权后自己撰写论文承认"体外浓度在患者体内不可实现",这几乎是在替对方提供无效证据。企业应对科研人员在专利相关领域的后续公开发表、会议发言等内容做适当审阅,避免与专利披露内容产生实质性矛盾的表述被记录下来,日后成为对己方不利的呈堂证供。
02 案件背景
Tagrisso(通用名 osimertinib,奥希替尼)是 AstraZeneca 的核心肿瘤药物,是一种不可逆EGFR抑制剂,主要用于 EGFR 突变的非小细胞肺癌。2024年诉讼一审期间公开的信息显示,2023年全球收入接近58亿美元,是 AstraZeneca 的超级重磅药(blockbuster)。
2021年9月,惠氏在地区法院起诉AstraZeneca,主张其对Tagrisso的推广、销售构成对两件专利的引诱侵权,涉及US 10,603,314('314专利,主张权利要求1、3、9)与US 10,596,162('162专利,主张权利要求1),均涉及使用不可逆EGFR抑制剂治疗“吉非替尼和/或厄洛替尼耐药”非小细胞肺癌(NSCLC)的方法。陪审团经五天审理认定涉案权利要求有效、AstraZeneca构成引诱侵权,判赔1.075亿美元。
AstraZeneca提出JMOL动议,主张涉案权利要求因不满足enablement要求而无效。地区法院于2024年8月14日支持该动议,认定涉案权利要求无效。惠氏上诉,主张地区法院:(一)在裁决后不当变更了“unit dosage”的权利要求解释、引入了权利要求本身没有的临床安全性要求;(二)即便该解释成立,现有证据也不足以支持enablement缺陷的认定。
CAFC于2026年7月9日驳回惠氏的两项主张,维持原判。
03 案件事实
'314涉案权利要求1
A method for treating gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer in a patient in need thereof, comprising administering daily to the patient having gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer a pharmaceutical composition comprising a unit dosage of an irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor that covalently binds to cysteine 773 residue in the ligand-binding pocket of EGFR or cysteine 805 residue in the ligand-binding pocket of erb-B2.
'162涉案权利要求1
A method of treating gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer having a T790M mutation in SEQ ID NO: 1 in a patient, comprising administering daily to the patient having gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer having a T790M mutation in SEQ ID NO: 1 a pharmaceutical composition comprising a unit dosage of 2-500 mg of an irreversible EGFR inhibitor that covalently binds to cysteine 773 of the catalytic domain within the SEQ ID NO: 1 having a T790M mutation; wherein the irreversible EGFR inhibitor is not CL-387,785.
说明书的相关披露
说明书中列举了三个优选示例化合物作为“不可逆EGFR抑制剂”,且仅记载了体外实验证明对携带EGFR突变的NSCLC细胞的杀伤增强。
说明书仅笼统披露“预测性”剂量范围,未提供任何向人类患者每日施用单位剂量的实际实施例。说明书同时说明剂量取决于“治疗对象、患者对药物的利用能力、所需治疗效果的程度”,以及“所采用的具体化合物、给药方式和所治疗病症的严重程度”,并称“活性成分的精确用量……取决于医师的判断,且因个体而异”。
04 争议焦点
1.权利要求解释:权利要求术语 “unit dosage(单位剂量)” 如何解释?地区法院是否在JMOL阶段擅自变更“unit dosage”的解释、不当引入了临床安全性要求?
2.Enablement:说明书仅披露三个化合物的体外数据以及“一般的”“预测性的”宽泛单位剂量,是否足以使本领域技术人员无需过度实验即可实施权利要求的全部范围?
05 CAFC判决结论和概要
CAFC维持地区法院的JMOL判决,认定涉案权利要求因不满足enablement要求而无效。概要如下:
一、权利要求解释
CAFC 区分了 “实质性修改” 和 “对原有解释做阐释澄清”:
审前解释完整引用说明书原文定义 “unit dosage:经计算产生预期治疗效果,用于受试者”;同时权利要求文本本身就写了 “对患者每日给药”。
审后 JMOL 文书并没有改变术语定义文本,只是把原来定义里、权利要求文本里本已内含的要素做展开阐释:“受试者对应人类患者;‘产生治疗效果’是针对患者治疗,不是仅试管实验”,没有增加新的权利要求限定,也没有改变保护范围。
CAFC强调:地区法院的权利要求解释并没有引入 FDA 上市审批的安全 / 疗效标准,只是尊重权利要求字面 “向患者每日给药” 这个已有技术特征。
因此,地区法院的JMOL判决中的权利要求解释不属于法律所禁止的 “事后修改权利要求解释”,只是允许范围内的阐释(elaboration),地区法院权利要求解释没有错误。
二、Enablement:
1.“可预测性差+未给出实际实施例+未给出教导”,必然需要过度试验方可确定可实施的具体方案
(1)药物剂量的可预测性低:确定剂量需要考虑包括治疗对象、患者对药物的利用能力、预期疗效等多方面因素,这一确定过程复杂、高度个性化,且具有高度不可预测性。这一事实也得到了说明书内容的支持。
(2)未给出实际实施例+未给出教导:说明书中仅给出了“一般的”“预测性的”单位剂量,没有提供任何经计算能产生治疗效果且适合向患者每日施用的单位剂量实施例,没有说明如何由体外结果推导出体内剂量或提供其他计算“单位剂量”的教导。
2.坏点构成了对enablement的强烈质疑
三个优选化合物中至少两种(HKI-272、EKB-569)的所有有效治疗剂量均超过人体最大耐受剂量,第三种也可能如此,这一事实得到惠氏专家证人、共同发明人证词及发明人后续论文的佐证。CAFC指出,不可操作实施例数量若显著,足以致使权利要求因过度试验而无效。CAFC同时说明专利法本身不禁止笼统披露剂量范围,但本案权利要求保护的方案将实际施用于患者,而说明书披露的剂量部分已知有毒、又无可操作实施例,两相叠加构成不被允许的过度试验。