案情速览:
美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在Amgen v. Sandoz(2022-1147, Fed. Cir. April 19, 2023)案中,维持地区法院判决:Otezla®(Apremilast,阿普斯特)的“核心专利”—— '541 专利(给药方法)的部分权利要求无效。
这一判决意味着Otezla®的仿制药可以提前6年进入市场,从原定的2034年提前到2028年。这短短6年的时间差,对Amgen而言,是数十亿美元的巨大损失。
行业启示:
1. “先专利,后公开”:
a) 在任何形式的技术公开(如发表论文、参加学术会议、新闻发布等)之前,务必确认相关的专利申请已经提交并获得优先权日。
b) 不披露就不披露,能晚披露就晚披露。
2. 建立信息披露机制:
企业应建立内部信息披露审批流程,所有涉及关键研发信息的公开必须经过IP部门审查。
3. 合作方管理不可忽视:
避免因对方论文“无意泄露”而毁掉专利。
4. 专利布局与信息披露的协同:
a) 专利和信息披露并非互相独立的事件,而是一个有机结合的整体。
b) 企业需要像下棋一样,提前规划好每一个步骤。在研发初期就应考虑未来可能需要进行哪些公开,并据此制定相应的专利布局策略,确保每一次公开都有专利作为“盾牌”进行保护。
案件背景:
Otezla®是一种口服选择性磷酸二酯酶4(PDE4)小分子抑制剂,在美国已批准3个适应症(中重度斑块型银屑病、活动性银屑病关节炎、白塞病相关口腔溃疡)。Otezla®是Celgene的一款口服抗炎药,于2019年8月被Amgen以134亿美元收购。Otezla® 2024年的销售额约为21.26亿美元。
Sandoz、Zydus及其他多家仿制药公司提交了ANDA申请,Amgen诉其侵权。Amgen v. Sandoz 案涉及三项关键美国专利:7,427,638('638专利,涵盖Otezla®的活性成分阿普斯特的药物组合物, 有效期至2028年8月);7,893,101('101专利,涵盖阿普斯特的结晶形式,有效期至2023年12月);10,092,541('541专利,涵盖阿普斯特的给药方法,有效期至2034年11月)。
Sandoz和Amgen均上诉。CAFC于2023年4月19日维持新泽西地区法院的判决,认定'638和'101专利有效,'541专利的权利要求2、19和21因显而易见性而无效。
本文将仅关注'541专利的专利无效判决,尤其是判决中的对显而易见性的判断。
案件事实:
涉案专利:'541专利,涵盖阿普斯特的给药方法,申请日为2015年08月13日,有效期至2034年11月。
涉案权利要求:独立权利要求2,从属权利要求19和21(涉及剂量递增方案)。
2. A method for treating a patient with stereomerically pure (+)-2-[1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione, wherein the patient is suffering from psoriasis, the method consisting of:
(a) administering to the patient stereomerically pure (+)-2-[1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione in an initial titration dosing schedule consisting of
(i) 10 mg in the morning on the first day of administration;
(ii) 10 mg in the morning and 10 mg after noon on the second day of administration;
(iii) 10 mg in the morning and 20 mg after noon on the third day of administration;
(iv) 20 mg in the morning and 20 mg after noon on the fourth day of administration;
(v) 20 mg in the morning and 30 mg after noon on the fifth day of administration; and
(b) on the sixth and every subsequent day, administering to the patient 30 mg in the morning and 30 mg after noon of stereomerically pure (+)-2-[1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dion.
“致命”的证据:自己发表的论文
法院判决的依据,是三篇由原专利权人Celgene自己资助、并在专利申请日之前公开发表的学术文章:Papp, Schett和 Pathan。
这三篇论文详细描述了Otezla的给药方案,包括每日两次、以10mg为梯度递增等策略。
专利给药方案与现有技术披露内容对比:
递增策略 | 关键公开点/与现有技术的差异 | |
Papp, 2012 | 5 天(隔日递增) D1-2:早10mg+午10mg; D3-4:早20mg+午20mg; D5:早30mg+午30mg。
| 最优剂量30 mg; 20mg递增步长可行; 明确递增目的为减少副作用; 5 天足以达到目标。 |
Schett, 2012 | 7天(逐日递增) D1:10mg; D2:20mg; D3-7:30mg。 | 10 mg递增步长可行; 副作用驱动剂量调整; 证明递增思路不限于银屑病关节炎。 |
Pathan, 2012 | 5天(隔日递增) 10→20→30 mg | 再次确认10 mg递增步长、5天终点和递增策略可以跨疾病类型。 |
'541专利 | 6 天(非对称递增) D1:早10mg; D2:早10mg+午10mg; D3:早10mg+午20mg; D4:早20mg+午20mg; D5:早20mg+午30mg; D6:早30mg+午30mg。
| 比Papp/Pathan 多1天,比Schett少一天; 非对称递增。 |
争议焦点:
'541 专利的权利要求保护的给药方案是否显而易见?
CAFC判决结论和概要:
CAFC维持地区法院判决,认定 '541 专利权利要求2、19 和 21因显而易见性无效。理由如下:
1. 现有技术提供明确动机
Papp教导了通过剂量递增减少副作用,Schett教导了递增策略可以跨疾病类型,本领域技术人员有理由在银屑病治疗中通过剂量递增减少副作用。
2.技术方案属于常规实验
Papp已披露“每日两次、以10mg为梯度递增”的给药策略,权利要求2将两步递增扩展为五步递增,属于常规优化,本领域技术人员通过有限试验即可确定最优方案。
3.缺乏预料不到的技术效果
Amgen未提供实验数据证明权利要求请求保护的方案相比现有技术在副作用发生率或疗效上有显著差异,剂量递增的副作用缓解是本领域可预期的结果。
Q&A:
问题:如果Papp、Schett、Pathan这三篇文献在'541专利有效申请日前1年内公开,是否能作为美国专利法AIA中规定的现有技术?
答案:不一定。
(1)文献Papp的作者除包括'541专利的发明人Robert Day外,还包括其他非发明人的作者。若发明人Robert Day提交基于37 CFR. 1.130(a)的声明,声明上述非发明人的作者未对相关技术主题作出贡献,则可能能够适用35 U.S.C.§102 (b)(1)(A)的现有技术例外,排除文献Papp作为现有技术的资格。
(2)文献Schett、Pathan的作者不包括'541专利的发明人Robert Day。若发明人Robert Day提交基于37 CFR. 1.130(a)的声明,声明两篇文献的作者是从发明人Robert Day处直接/间接获得相关技术主题的,则可能能够适用35 U.S.C.§102 (b)(1)(A) 的现有技术例外,排除文献Schett、Pathan作为现有技术的资格。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。