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案例分析 | “泛泛公开”难撼Moderna“护城河”专利

概要

英国上诉法院(EWCA)在2025年8月做出判决,认定Moderna的欧洲专利EP3590949B1有效,Pfizer/BioNTech(PBNT)新冠疫苗侵权成立。PBNT在无效过程中引用的关键现有技术中罗列的m1Ψ(N1-methyl-pseudouridine)和100%替换尿苷,属于“泛泛公开”,未公开EP949 专利中的“m1Ψ和100%替换的组合”,也不能给出清楚、明确的启示和合理预期。 

 

行业启示 

1. 专利布局要避免“泛泛公开”  

企业在进行专利布局时,专利文本中应该尽量避免泛泛公开大量的技术点。若此类泛泛公开缺少数据支持,往往很难得到有效保护。更重要的是,若存在其他能与之结合的现有技术,将会影响后续专利申请的可专利性。 

2. 从现有技术的“泛泛公开”中挖掘“选择发明 

“泛泛公开”的现有技术是“选择发明”的宝藏。企业应善于从宽泛的现有技术中,通过深入的研究和专利风险分析,挖掘出适合自身方向的最优方案,并通过实验数据证明其预料不到的技术效果,从而构筑起坚实的新专利壁垒。 

 

案件背景

2022年8月,Moderna在英国起诉Pfizer/BioNTech(PBNT),指控其新冠疫苗Comirnaty侵犯Moderna的EP3590949B1(EP949)和EP3718565B1(EP565)两项专利权,PBNT否认侵权并主张两项专利无效。2024年7月,英国高等法院裁定EP565无效;但认定EP949有效,PBNT的新冠疫苗Comirnaty侵权。随后,PBNT向英国伦敦上诉法院提起上诉,主张EP949因WO2007024708A2缺乏新颖性或创造性。2025年8月,英国上诉法院维持原判。 

 

案件事实

涉案专利 

EP3590949B1(申请日:2011年10月03日,优先权日:2010年10月1日),该专利核心技术为使用N1-甲基假尿苷(m¹Ψ)100%替换mRNA 中的尿苷,以提高mRNA翻译效率并降低免疫原性,该专利保护期至2031年10月03日。 

涉案权利要求: 

3. An mRNA wherein 100% of nucleotides comprising uracil in the mRNA are replaced with nucleotides comprising N1-methyl-pseudouridine.  

关键现有技术 

WO2007024708A2UPenn专利,申请人为宾夕法尼亚大学,其中公开了: 

33种替换比例UPenn专利[0074]段列出了从0.1%到100%的33种修饰比例,涵盖U、C、G、A四种碱基,100%替换是其中之一; 

96种修饰种类:UPenn专利[0056]段将m1Ψ纳入假尿苷的定义范畴,实施例31的[00291]段更列出96种待测试修饰核苷,m1Ψ亦在其中。 

其中100%替换m1Ψ修饰仅作为定义列举,无技术优选指示。该专利实施例验证了Ψ修饰的RNA在降低免疫原性、提高翻译效率方面的效果,但未验证m¹Ψ修饰的影响 

 

PBNT无效理由 

UPenn专利已分别提及m1Ψ100%替换,二者的组合应视为已公开信息。 

争议焦点: 

UPenn专利是否明确披露或教导m¹Ψ+100%替换替代的mRNA,使得EP949专利的权利要求3缺乏新颖性和创造性? 


EWCA判决结论和概要 

上诉法院驳回 PBNT 的上诉,维持EP949有效,核心理由如下: 

1、“泛泛公开”不构成清楚明确的披露 

现有技术需对技术特征作出“个体化描述”(individualised description),即必须给出明确、具体的指向,无指向性的泛泛罗列不符合个体化描述要求。UPenn专利仅分别泛泛罗列了包括“m1Ψ+100%替换”组合在内的N种修饰类型×N种修饰比例的组合,未给出明确披露“m1Ψ+100%替换”的特定组合,不破坏EP949权利要求3的新颖性。 

2、“泛泛公开”无法给出组合启示和合理预期 

判断发明是否对本领域技术人员而言显而易见,需综合考虑是否存在技术启示、合理预期的成功率等因素。 

  • 缺乏动机:UPenn专利未解释Ψ修饰有效的作用机制,无具体指向m¹Ψ的技术启示因此尝试m¹Ψ属于盲目试错 

  • 缺乏对成功的合理预期:UPenn专利仅验证了Ψ的效果,m¹Ψ的效果未知且核苷酸修饰的结构敏感性高,即使微小改动可能导致差异本领域技术人员缺乏在mRNA中进行“m¹Ψ+100%替换会成功的合理预期。 

 

结语 

“泛泛公开”既难以撼动他人专利,也可能危害对自身后续研发成果的保护。专利保护的核心不在于罗列,而在于对“明确技术方案+实验证据”的披露,从而构筑起坚实的专利壁垒。 

 

Q&A

问题:为什么EP3590949B1仍在EPO异议上诉程序中审理,但英国上诉法院已就该专利有效性作出维持判决? 

答案:这个问题涉及到欧洲专利体系下 EPO与各成员国法院之间的法律关系与权限划分。总的来说,欧洲专利局(EPO)的行政程序和英国(或其他成员国)国家法院的司法程序是平行的。EPO异议/上诉是集中的、对所有指定国有效的行政程序,但审理周期较长。英国法院是独立的司法机构,有权审理该专利在英国境内的有效性(通常是在侵权诉讼中提出)。英国法院的判决仅在英国有效,与EPO的程序并行不悖,因此可以先行做出裁决。这种“两线作战”的情况在欧洲专利体系中很常见